Inscription des modifications et opposabilité aux tiers
Les marques, dessins ou modèles, brevets, sont des biens immatériels qui constituent le patrimoine et les actifs des entreprises. Ils participent à leur valorisation.
Les titulaires de ces différents droits sont libres d’en disposer et peuvent, en fonction de leur besoin ou de leur intérêt décider de les céder, concéder sous licence, les apporter à une autre entreprise etc.
Peu importe l’exploitation qui est faite de ces différents droits, il est primordial d’inscrire les actes affectant la vie de vos titres de propriété industrielle sur les différents Registres des marques, dessins ou modèles, brevets pour les rendre opposables aux tiers, à savoir connus de tous.
S’il est vrai que seulement certaines formalités doivent impérativement être inscrites aux Registres nationaux, tel est le cas par exemple en France de l’obligation d’inscrire toute transmission de propriété d’une marque conformément aux dispositions de l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, faute de pouvoir invoquer vos droits à l’égard des tiers, il n’en demeure pas moins que notre expérience quotidienne, en tant que juristes spécialisés en marques, nous pousse à recommander à nos clients de procéder aux inscriptions dites « facultatives » à savoir le changement de dénomination sociale, de forme juridique d’une entreprise ou d’adresse.
Le défaut d’inscription d’un changement de dénomination sociale, de forme juridique ou d’adresse sur les Registres peut avoir des conséquences dommageables susceptibles d’entacher la portée et la continuité de vos droits.
Il est en effet primordial que le nom, l’adresse et la forme juridique du titulaire inscrit à l’égard de vos titres de propriété industrielle (Certificat d’enregistrement, Certificat de renouvellement etc.) coïncident exactement avec les données qui apparaissent principalement sur le Registre du Commerce et des Sociétés et notamment sur votre extrait Kbis (opposable à tous) ou vous risquez de rencontrer les difficultés suivantes :
Risques liés à une absence d'inscription de modifications, au plan procédural
- Vous pourriez rencontrer des difficultés dans le cadre de l’enregistrement d’une nouvelle demande de marque non conforme à la précédente au nom d’un même titulaire mais avec une adresse ou forme juridique différentes par exemple.
En effet, certains Offices étrangers considèrent que dans ce cas que les déposants sont des entités distinctes et que deux entités différentes ne peuvent pas être titulaires de la même marque ou de marques très proches. - Certains offices peuvent conditionner la recevabilité d’une démarche de renouvellement ou de désignation postérieure d’une marque internationale à la régularisation préalable ou concomitante des informations légales du titulaire (dénomination sociale, adresse postale et/ou de forme juridique) ;
- En outre, sur certains territoires, une régularisation trop tardive peut être refusée par l’administration ou impliquer le règlement de taxes officielles beaucoup plus élevées (et parfois les honoraires y relatifs).
- Si les informations officielles du titulaire inscrites au Registre des Marques, dessins ou modèles ou brevets et sur vos titres de propriété ne coïncident pas avec la réalité et notamment avec les informations légales de votre extrait kbis (ou le décret ministériel pour les organismes publics par ex) , vous prendriez le risque (en particulier à l’étranger) de ne pas pouvoir invoquer vos droits au moment requis à l’encontre des tiers dans le cadre de procédure d’opposition à enregistrement, d’action en contrefaçon de marque, d’action en nullité, en concurrence déloyale, constats d’huissier, saisie-contrefaçon etc.
En effet, cette non concordance constituerait le premier argument soulevé en défense par une partie adverse ou des Offices pour solliciter l’irrecevabilité de votre éventuelle action en justice.
A titre d’illustration, une société s’est vue rejeter son opposition communautaire en matière de marque au motif qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver que les marques antérieures invoquées dans la procédure d’opposition étaient bien sa propriété et ce malgré un simple changement de dénomination sociale. La demande d’inscription de changement de dénomination sociale avait été effectuée tardivement et les marques roumaines antérieures invoquées au moment de la procédure d’opposition n’étaient pas encore inscrite sur le Registre des marques roumain au même nom que l’opposant. L’EUIPO avait considéré que l’opposant ne faisait pas la démonstration que le changement de nom avait été inscrit ou aurait été jugé recevable par l’office roumain des marques. La CJUE a confirmé la position de l’EUIPO. (Cf. Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 8 septembre 2016 (affaire C-309/15 P).
Cette position est particulièrement sévère dans la mesure où l’opposant est bien la même entité juridique et aucun transfert de propriété de la marque, ni même du patrimoine de la société n’a été opéré.
- La non mise en conformité des informations officielles du titulaire inscrites au Registre des Marques, dessins ou modèles ou brevets peut aussi parfois entraîner la non délivrance d’assignation. En effet, si l’assignation est délivrée au nom et à l’adresse indiqués sur les Registres et que ceux-ci ont changé, l’assignation ne parvient jamais au titulaire des droits, il n’a pas connaissance de l’action introduite à son encontre et n’a donc pas la possibilité d’assurer la défense de ses droits dans les délais impartis.
Risques liés à une absence d'inscription de modifications, au plan contractuel
- une absence de régularisation pourrait compromettre tout processus, entre autres, de transfert de propriété (cession…) ou de concession d’un droit d’exploitation (licence…).
En cas de transfert de propriété, il est impératif d’inscrire l’ensemble de la chaîne des droits, surtout si plusieurs transferts successifs sont intervenus dans le temps, sinon tout tiers pourrait remettre en cause la propriété de vos droits sur une marque, dessins ou modèles, brevets ou tout autre droit de propriété industrielle.
Il faut en outre garder à l’esprit que les sociétés cédantes des droits sont parfois radiées des Registres de sociétés suite à des cessations d’activités, procédures de liquidations judiciaires etc. Il est alors très difficile de régulariser et fournir les documents requis par les Offices, tels que des actes de cession formels, pour procéder à l’inscription de ces transferts de propriété lorsque l’entité n’existe plus. Cela peut même parfois aboutir à l’impossibilité de procéder au renouvellement des titres si l’inscription d’un transfert de propriété n’a pas pu être préalablement régularisée.
Conclusions sur la recommandation de procéder aux inscriptions de toutes modifications
Nous attirons donc votre attention sur l’importance de tenir vos portefeuilles de titres à jour et vous recommandons de procéder à l’inscription de toutes les modifications pouvant affecter la vie de vos droits de propriété industrielle afin de les sécuriser au plan juridique.
Nos juristes sont à votre entière disposition pour vous apporter les compléments d’information que vous souhaiteriez et pour réaliser des audits de vos portefeuilles si des changements sont intervenus au sein de vos entités afin de vous préconiser les actions à mener.
