But de la procédure d'opposition en marques devant l'INPI
La procédure d’opposition permet aux titulaires de marques d’obtenir rapidement le rejet d’une demande d’enregistrement de marque postérieure, tout en évitant de supporter le coût et les aléas d’un procès.
Il s'agit en effet d'une procédure administrative qui se déroule devant le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Qui peut faire opposition à un enregistrement de marque devant l'INPI ?
Cette procédure d'opposition en marques devant l'INPI est uniquement réservée aux :
- titulaires de marques antérieures françaises, communautaires ou internationales désignant la France, ou de marques déposées ou enregistrées antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure,
- titulaires de marques non déposées mais notoirement connues au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris (CUP), exploitées pour désigner des produits ou des services similaires,
- licenciés exclusifs, à condition que le contrat de licence de marque ne l’interdise pas.
La procédure d’opposition en marques n’est pas ouverte aux titulaires de dénominations sociales, de noms de commerce, d’enseignes ou de noms de domaines.
Ces derniers ont toutefois la possibilité de déposer des observations auprès de l’INPI. Ils peuvent également, une fois la marque postérieure enregistrée, intenter devant les tribunaux une action en annulation de la marque pour indisponibilité.
Délai pour former opposition
L’opposition à l'enregistrement devant l’INPI doit être formée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (art. L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce délai n’est pas prorogeable.
La procédure d'opposition à l'enregistrement de marque est contradictoire et écrite.
L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qui dispose d'un délai de 2 mois pour répliquer et présenter ses observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire.
A défaut d’observations du titulaire de la demande d’enregistrement ou de son mandataire, l’INPI statue directement sur l’opposition.
Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée ou son mandataire peuvent déposer des observations en réponse dans le délai qui leur est imparti et également demander à l'opposant des preuves d’exploitation de la marque sur laquelle est basée l’opposition si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans.
Ces preuves d’usage peuvent être des emballages, des catalogues, des publicités, des photographies, des factures, des revues de presse etc. Si l’opposant ne produit pas de preuves d’usage (au moins une preuve par classe de produits), la procédure sera clôturée par rejet de l’opposition.
Précisons cependant que l’INPI n’est pas juge de la déchéance d’une marque (pour défaut d’usage). Aussi, si le déposant de la marque contestée estime que les éléments fournis ne sont pas de nature à prouver un usage réel et sérieux à titre de marque, il pourra engager une action en déchéance pour défaut d’exploitation, devant le tribunal de grande instance compétent.
Le Directeur de l'INPI rend alors un projet de décision, établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Les parties peuvent ensuite, éventuellement, contester le bien-fondé de ce projet en respectant un délai imparti. Ils peuvent également solliciter une audition.
A défaut de contestation, le projet vaut décision.
L’opposition est réputée rejetée si l’INPI n’a pas statué dans les six mois suivant l’expiration du délai prévu pour former opposition. Il s’agit alors d’une décision implicite de rejet.
Ce délai de six mois peut cependant être suspendu si :
- l’opposition est fondée sur une simple demande d’enregistrement de marque ; suspension jusqu’à ce que la marque soit enregistrée ;
- si une action en nullité ou en déchéance (devant un tribunal de grande instance) est formée en même temps à l’égard de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée ; suspension jusqu’à l’issue de cette action judiciaire.
- ou encore si les parties le demandent conjointement, dans le cas d’une négociation amiable ; suspension pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Le Directeur de l'INPI statue sur l’opposition soit en rejetant partiellement ou totalement la demande de marque contestée, soit en rejetant l’opposition.
Si l’opposition est rejetée et que la marque est acceptée à l’enregistrement, les titulaires de marques antérieures ont toujours la possibilité de saisir le tribunal de grande instance pour tenter d'obtenir l'annulation de la marque postérieure.
Recours sur une décision de l'INPI en procédure d'opposition à un enregistrement de marque
La décision de l’INPI est susceptible de recours devant l’une des dix cours d’appel désignées par l’article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle.
Toutefois le recours contre les décisions du directeur général de l'INPI n'a pas d'effet dévolutif, en effet la Cour d’Appel ne va pas reprendre tous les éléments pour statuer à nouveau sur l’affaire. La cour va ainsi décider soit de rejeter le recours, soit d’annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision.
En outre ce recours ne peut pas être fondé sur des moyens et des pièces non présentés au cours de la procédure d’opposition.
Enfin, l’arrêt de la cour d’appel est susceptible de pourvoi en cassation.
Compte tenu des délais très courts pour engager une procédure d’opposition, il est important de mettre en place une surveillance active de vos marques, afin d’être rapidement alerté en cas de dépôts de marques reproduisant ou imitant vos marques.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire, notamment lors de vos propres procédures d'enregistrement de vos marques.
