Secteurs marques

Le droit des marques est avant tout, une histoire, la vôtre. Vous êtes sur tous les fronts pour mener votre projet et la propriété industrielle suscite de nombreuses interrogations.

 En tant que juristes spécialisés dans le droit des marques, dessins et modèles et droit d’auteur, nous sommes à votre disposition pour vous apporter les premiers éléments de réponse à vos multiples questions dans le cadre d’un entretien préliminaire et ce, à titre gratuit.

A cette occasion, nous écoutons la genèse de votre parcours, nous vous interrogeons sur vos contraintes notamment budgétaires et sur vos concurrents en vue de vous guider dans l’aboutissement de vos démarches.

 En premier lieu, il s’agit de se demander ce que vous attendez de votre dépôt de marque.

 Il est intéressant de noter les principaux intérêts d’un dépôt :

• Acquérir un droit de marque par un enregistrement auprès d’un Office: pas de droit d’usage (même ancien) en France comme dans de nombreux autres pays

 Le principe d’obtention d’un droit sur une marque étant déclaratif, aucun droit de propriété ne vous sera attribué du seul fait de son usage (excepté le cas très particulier des marques notoires). Dès lors, si vous ne la protégez pas, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s’en emparer, de bénéficier de vos investissements à bon compte et de ternir votre image.  

 Pouvoir agir en contrefaçon de ses droits (empêcher des tiers de copier) et obtenir réparation de son préjudice

• Bénéficier d’un droit de propriété : par le Code de Propriété Intellectuelle
• Exploiter paisiblement son monopôle pour des produits et services particuliers
• Concéder des licences d’exploitation, cession, franchise … et percevoir ainsi des redevances
• Rassurer vos partenaires commerciaux et financiers
• Créer un actif immatériel inscrit au bilan de votre société et valoriser ainsi votre capital

 L’accompagnement par un Conseil en Propriété industrielle vous permettra de bénéficier pleinement de ces avantages en évitant les écueils.

 Le choix de votre signe est déterminant, car il est destiné à refléter votre image. L’intervention de nos juristes spécialisés en amont sera très utile pour définir une stratégie la plus adaptée à vos besoins.

 Ce signe peut prendre notamment les formes suivantes :

•  Marque verbale constituée uniquement d’un ou plusieurs termes comme par exemple MAESTRO pour désigner des capsules de bouteilles ;
• Marque semi-figurative constituée d’une étiquette   , d’une carafe   , d’un  coffret :   ;   ; 
• Marque figurative constituée uniquement d’un dessin :  ;;   , d’une photographie  ( Robert Pires – marque française n°99810111) ou d’un mannequin   en tant que marque de l’Union Européenne (n°14679351) ;

 

• Marque composée d’une phrase ou d’un slogan : « phobie administrative»  déposée par le politicien Thomas THEVENOUD ou dans un tout autre registre « Allo!T'es une fille t'as pas de shampoing c'est comme si je dis t'es une fille t'as pas de cheveux »,
•  Marque tridimensionnelle :  ; ; ; ou l’aménagement d’un magasin pour Apple   ou d’une boutique de parfumerie au nom de la société SEPHORA .

 

Il s’agit des marques « traditionnelles » mais d’autres types de marques telles que sonores, multimédia, de position...  seront prochainement acceptées par l’INPI en vue de se conformer aux règlements communautaires.

 Une fois le signe choisit, il convient en particulier de s’interroger sur sa capacité à former une « marque » comme le prévoit le Code de la Propriété Intellectuelle à savoir un signe distinctif qui distingue votre activité et garantie l’origine de vos produits et services vis-à-vis des consommateurs.

 En effet, dans le cadre de son examen, les Offices comme l’INPI et l’EUIPO notamment vérifie que :

 Le signe est licite et plus précisément, qu’il n’est pas contraire à l’Ordre Public (  ),  aux bonnes mœurs (  ou   ), non trompeur LABEL ROSE laissant prétendre à une certification écologique, non déceptif  faisant mention de deux AOC. Le droit des marques suit toujours l’actualité : la vingtaine de marques déposées pendant le mouvement social contenant l’expression GILET JAUNE dont « Je suis Gilet Jaune » sont toujours en cours d’examen auprès de l’INPI certainement en raison de la question de la licéité de ces signes.

 

Le  signe est distinctif en ce qu’il ne doit être ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif des produits / services désignés par le dépôt.

En vue d’illustrer ce critère crucial en droit des marques, nous citons l’exemple du cas du dépôt de la marque   n° 15/4230265  rejetée à l’enregistrement en 2018 par la cour d’appel de Versailles. Les amateurs de cuisine reconnaitront ce signe !. La cour a considéré  que l'élément verbal du signe est le terme SIMPLISSIME composé de l'adjectif 'simple' et du suffixe 'issime' marquant la valeur superlative, amplifiant la signification de cet adjectif.  

 Appliqué aux produits et services désignés, ce terme s'apparente à un slogan, un message publicitaire ou laudatif, un argument de vente de sorte qu'il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme qualifiant quelque chose tellement simple et commode d'utilisation, vantant les mérites des produits et services et non une garantie de leur origine commerciale. Dès lors, ce terme doit pouvoir être communément utilisé par les autres opérateurs dans les domaines des supports de données, des produits de l'imprimerie, des ustensiles ménagers, des services de télécommunications, des jeux, de l'enseignement, de la culture, de l'audiovisuel, de la restauration désignés à son dépôt.

 En revanche, la société HACHETTE a obtenu l’enregistrement de sa marque complexe  .

Les demandes de marques  « Mhajeb » pour désigner notamment des galettes feuilletées fourrées ; « Blue tea » pour désigner des thés et boissons à base de thés, « Mon huile de homard » , « Bergeron » pour désigner un cépage blanc utilisé dans l’élaboration de vins, « Or & Argan » en relation avec des cosmétiques, « Equatoriale » pour désigner des chocolats et produits à base de chocolat, « lentillesmoischeres.com » en relation avec des articles de lunetterie, « Rose Vintage » pour couvrir du vin ont été également rejetées à l’enregistrement.

 

L’Office de l’Union Européen procède également à un examen de toutes les demandes sur ces mêmes critères. Aussi, Nusret Gokçe a déposé la demande de marque de l’Union Européenne  en 2017 après son « buzz » sur  Internet par son fameux geste pour saler ses plats : la sanction a été salée car l’Office a refusé cette marque au motif qu’il s’agit simplement d’un chef salant un plat et la popularité des comptes Twitter et Instagram n’a pas permis de prouver un caractère distinctif acquis par l’usage.

Le Code de la propriété intellectuelle, considère donc que le signe ne peut constituer une marque valable s’il est exclusivement descriptif, c’est-à-dire s’il ne comprend que des éléments de cette nature, et qu’il décrit le produit ou le service, non pas dans ses traits secondaires, mais en ce qu’il a d’essentiel, comme touchant à sa nature, sa substance, sa destination, et ses propriétés propres. 

L’exemple classique est celui de la marque « Beurre Tendre » annulée en ce qu’elle désigne un beurre ayant pour qualité d’être …. tendre.

Cette règle s’explique par le fait que le droit de marque confère un droit privatif à son déposant propriétaire. Si la marque Beurre Tendre est acceptée, cela reviendrait à interdire à tout tiers d’utiliser ce terme dans leur activité ce qui peut entraîner des situations bloquantes.

Une même logique a été adoptée au regard des demandes de marques suivantes : « abat-guêpe » pour des produits de destructions des animaux nuisibles, « autoparticulier » pour des véhicules de locomotion par terre, « discountbanque » pour désigner des services d’assurances et services de financement, « IP Mark, IP Patent, IP Design et IP Web » en rapport avec des prestations rendues par un conseil en propriété intellectuelle.

Toute la difficulté réside dans le dépôt et l’usage d’une marque sans aucun lien avec les produits et services désignés ou à tout le moins évocatrice de ces derniers.

En cas de refus de la marque suite à un examen devenu définitif de l’Office, votre marque est refusée à l’enregistrement, et ce sans remboursement de vos taxes officielles acquittées.

 Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous guider dans cette analyse et vous éviter d’engager des frais inutilement.

La détermination des classes est naturellement décisive : le libellé des produits/services visés par une marque doit être clair et précis en ce qu’il va fixer l’étendue de la protection sollicitée et ce à tout le moins pour une première période de 10 ans à défaut de contestation de tiers.

Souvent perçue comme une simple formalité technique, la rédaction du libellé de la marque est essentielle et mérite une attention particulière pour éviter notamment d’engager des frais supplémentaires pour compléter la protection par un nouveau dépôt.

Rechercher un juste équilibre entre protection indispensable du cœur d’exploitation de la marque et protection périphérique au-delà de la concurrence (plus coûteuse, juridiquement fragile…) est une affaire de spécialiste.

Les juristes du Cabinet IPSIDE sauront vous apporter leurs concours en rédigeant un libellé en rapport direct avec votre activité sans adopter exclusivement les chapeaux larges et indicatifs de la classification Internationale de Nice.

 

La conduite de recherches d’antériorité pour vérifier si le signe est disponible est conseillée.

 !  L’INPI ou l’Office de l’Union Européenne (l’EUIPO) attribue un numéro et une date de dépôt mais n’effectue aucun contrôle des antériorités.

En d’autres termes, l’INPI ou l’EUIPO ne bloque pas un dépôt de marque automatiquement contrairement à d’autres Offices étrangers (Chine, Japon, l’Australie ...)

Cela signifie que si vous déposez par exemple une ces marques :

 

en France,  l’INPI ne bloquera pas d’office votre demande. Il appartient à chaque déposant de surveiller et d’agir pour la contester.

La recherche doit porter non seulement sur les signes identiques mais également similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

Il faut garder en mémoire un des principes clés du droit de la propriété industrielle, celui de spécialité :

A titre d’exemple, dans notre quotidien, les marques suivantes coexistent paisiblement :                                           

           

En revanche, la Classification internationale de Nice qui répertorie 45 classes de produits et services n’a qu’une portée administrative à savoir vous aider à intégrer votre activité dans des classes. Il existe des liens entre ces classes comme par exemple la classe 33 pour du vin et la classe 43 pour les services de restauration. 

 En d’autres termes, nos spécialistes, par leur expérience et connaissance de la jurisprudence, apprécieront le risque de confusion par rapport aux signes et aux produits/services désignés et vous informeront du degré de disponibilité de votre marque par rapport à d’autres marques mais également d’autres droits antérieurs tels que les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine….

Cette intervention est susceptible de vous apporter une certaine sérénité et vous faire économiser un budget conséquent en cas de réclamation de titulaires de droits antérieurs. En effet, il est toujours moins gênant de modifier une marque en amont du dépôt et/ou la commercialisation qu’une fois le produit lancé.

 Vous avez vérifié que votre signe répond aux critères de protection et de disponibilité, à présent vous vous interrogez sur les délais de procédure auprès des Offices.

 Comment se passe concrètement la procédure ?

 10 ans renouvellement

Durée de procédure en l’absence de notification de fond ou de forme et/ou d’opposition :

► France : 4-5 mois

► Union Européenne : 4-5 mois

► Internationale : 12- 18 mois

•  Dépôt d’une marque ne signifie pas un enregistrement automatique du titre

    Nos principales recommandations sont les suivantes en vue de valoriser et sécuriser votre innovation :

 -  En la détectant en interne grâce à une procédure appropriée

-  En ne la divulguant pas jusqu’à sa protection par les Offices (brevet / dessins&modèles / marques)

-  En vérifiant sa disponibilité par des recherches d’antériorité 

-  En procédant à des dépôts auprès des registres : obtention d’un titre de PI à votre nom :

• Ne pas laisser votre agence de publicité ou de communication déposer et gérer votre marque ou votre nom de domaine en son nom
• Ne pas laisser votre partenaire à l’étranger (distributeur, franchisé…) déposer et gérer votre marque ou votre nom de domaine en son nom

-  En réalisant des veilles juridiques pour connaitre les nouveaux dépôts de vos marques/brevets + celles de vos concurrents) 

-  En évaluant financièrement vos titres de PI

-  En concluant des contrats de cession / licences d’exploitation / des accords de coexistence, des accords de confidentialité …

 -  En assurant le suivi des contrats de licence/cession en cours :

Il s’agit de vérifier qu’ils ont bien été inscrits sur les registres concernés en France comme à l’étranger.

 

Le principe est clair :

            Toute modification relative au titulaire de la marque doit être inscrite sur le Registre National des Marques pour être opposable aux tiers (procédure d’opposition, action en contrefaçon, saisie-contrefaçon).

 En conséquence, il est vivement conseillé d’actualiser les registres des marque, dessins& modèles et brevet en procédant à des inscriptions auprès du registre pour informer les tiers du changement de titulaire du titre : fusion / cession / changement de dénomination sociale, adresse / forme juridique / licence.

 En particulier, ces modifications quant à la titularité du droit doit être inscrite antérieurement à la présentation de la déclaration de renouvellement. En effet, le renouvellement au nom d’une société radiée ne peut renouveler sa marque. Le nouveau propriétaire doit effectuer les démarches de changement auprès de l’Office des marques, la seule inscription au registre du commerce et des sociétés n’est pas suffisante.

•  Attention aux inscriptions : renouvellement au nom du titulaire inscrit au dépôt sinon le renouvellement est irrecevable

 Sinon : titre contestable en justice : respect de la chaîne des titulaires

•  En vérifiant le respect des obligations contractuelles
•  En s’assurant de l’exécution des obligations contractuelles de ses cocontractants
•  En obtenant la cession des droits d’auteur en cas de création de logos par exemple par des tiers. Cette rédaction impose un formalisme strict : contrat spécifique.
•  En se constituant les preuves de l’usage des marques ou date de création d’un dessin ou modèle par la constitution d’archives par année..

 

L’intérêt majeur est d’éviter la déchéance pour défaut d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans en collectant des documents tels que : factures, copies sites Internet, brochures promotionnelles, publicités, montant des investissements engagés (CA…) en vue de promouvoir la marque. 

• En défendant son patrimoine incorporel :
  • en luttant contre les différentes atteintes portées à ses droits : lettres de mise en demeure, actions, oppositions, saisies-contrefaçon, actions judiciaires
  • en évitant la forclusion par tolérance et les risques de déchéance par dégénérescence de votre marque.

Il est rappelé que les signes suivants de notre quotidien sont des marques :  Caddy, frigidaire, fermeture éclair, pina colada, pédalo, sopalin, K-way, meccano, velux, acoca, bretelles, bikini, kleenex, bic, cellophane

•  en apposant le sigle ®

Les sigles « ® » qui signifie Registered ou « ^TM  » pour Trademark doivent  faire partie de votre politique de communication. Il est même fortement conseillé d’intégrer le sigle ® sur vos chartes graphiques, site internet, brochures commerciales dès l’enregistrement de votre marque. Vous pouvez également étendre cette politique à vos licenciés, filiales et distributeurs.

 Il s’agit d’une information au consommateur qui comprendra que le signe, accompagné d’un de ces deux éléments, est utilisé en tant que marque et non à un autre titre et son titulaire bénéficie, à ce titre, d’une protection (monopole légal d’exploitation).

•  En procédant au renouvellement de la marque tous les 10 ans

Il est précisé que le Code ne prévoit pas de modifier le modèle de la marque ou de rajouter de nouveaux produits et/ou services par rapport au signe déposé il y a 10 ans.

 En outre, nous vous invitons à la plus grande vigilance en procédant à un renouvellement et non à un nouveau dépôt car dans ce cas, vos droits anciens ne sont pas prolongés pour une nouvelle période de 10 ans.

•  En réalisant un point régulier avec nos spécialistes pour s’assurer de la conformité de vos usages avec votre dépôt : logo a évolué ? nos nouveaux territoires d’exploitation ont été conquis de sorte qu’il convient de faire coïncider la présence commerciale de la marque, du modèle ou du brevet avec sa protection dans le pays d’intérêt.

Votre Conseil saura mettre l’accent sur ces points pour vous faire économiser du temps et vous soulager dans vos démarches.

 Votre portefeuille de marques, dessins&modèles, brevets disposent d’une valeur financière et s’en préoccuper est un gage de sécurité et de sérieux vis-à-vis de vos partenaires. Ne la négligez pas.  

  Vous orienter, vous conseiller et vous rassurer dans le cadre de toutes les prestations évoquées, telles sont nos missions en tant que Conseils en Propriété Industrielle et ce en France comme à l’étranger grâce à notre réseau de correspondants de confiance.

Bérénice AUBERT
Conseil en Propriété Industrielle spécialité marques
Mandataire agréé près des Offices de l'Union Européenne (EUIPO)
et international des Marques, Dessins et Modèles