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DU NOUVEAU SUR LE DROIT DES BREVETS AU JAPON :

Outre la difficulté de la langue, le droit de la Propriété Intellectuelle Japonais présente des particularités qu’il est utile de suivre compte tenu de l’importance de ce marché et de ses acteurs.

Ainsi, le droit Japonais des brevets a connu quelques modifications importantes cette année que nous détaillons ci-après.

Retour de l’opposition dans le droit japonais des brevets

L’opposition est une procédure particulièrement importante pour contester un brevet avant qu’il ne produise ses pleins effets.

Supprimée en 2003 au profit de la seule procédure judiciaire en invalidation,  l’opposition vient d’être réintroduite dans le droit japonais des brevets.

L’abolition d’une période d’opposition ouverte après la délivrance du brevet n’avait entraîné aucune augmentation des actions judiciaires en invalidation, laissant supposer qu’un nombre important de brevets qui auraient été précédemment révoqués demeuraient en vigueur.

La loi du 23 mai 2014 entrée en vigueur cette année établit la possibilité de formuler une opposition écrite dans les 6 mois qui suivent la délivrance du brevet. L’opposition est traitée par des examinateurs de l’Office Japonais des Brevets (JPO) n’ayant pas traités l’examen de la demande de brevet.

A la différence d’une opposition à un brevet face à l’OEB, la procédure d'opposition en droit japonais est conduite entre le JPO et l’opposant sans intervention du titulaire du brevet autre qu’un avis s’il y a modification des revendications.

En cas de révocation du brevet, le titulaire peut faire appel, mais pas l’opposant si le brevet est maintenu, par contre l’opposant peut engager une procédure en invalidation. La procédure d’opposition présente l’avantage d’être moins chère et plus simple qu’une procédure en invalidation, qui néanmoins reste possible en cas d’échec de l’opposition.

Procédure de restauration des droits dans le droit japonais des brevets

Outre ces dispositions ci-dessus concernant l’opposition, suite à l’accident nucléaire de Fukushima, la loi du 23 mai 2014 introduit une procédure de restauration des droits en cas de circonstances extérieures graves comme les catastrophes naturelles.

Quel avenir pour les revendications de « Produit par Procédé » dans les dépôts de brevets au Japon ?

Les revendications dites de «  Produit par Procédé » souvent désignées par la terminologie anglaise de « Product By Process » ou « PBP » permettent de protéger des produits par leur procédé d’obtention. Ce type de revendications davantage utilisé en chimie offre l’avantage d’élargir la portée d’un brevet de procédé aux produits obtenus sans toujours pouvoir définir la structure ou les propriétés de ces produits.

Une décision récente apporte un éclairage nouveau sur la façon dont seront interprétées ces revendications au Japon.  En effet, la Cour Suprême a rendu une décision en juin 2015 sur la clarté des revendications PBP. A l’origine, il s’agissait d’une action en contrefaçon devant la Cour du District de Tokyo impliquant un brevet de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Cette affaire avait fait l’objet d’un jugement de la Haute Cour dans lequel il était fait la distinction entre une revendication où il est très difficile voire impossible de caractériser le produit par sa structure ou ses propriétés (genuine PBP claims) et une revendication où le procédé est donné en plus de caractéristiques du produit (quasi PBP claims).

Dans le cas de « quasi PBP claims », la Haute Chambre avait considéré que la revendication devait être limitée au produit fabriqué par le procédé de la revendication, et débouté Teva.

La Cour Suprême a renversé les décisions de la Haute Cour et renvoyé la question de la portée de la revendication à l’appréciation de la clarté de l’invention, et ajouté que s’il est impossible ou absolument pas pratique de faire autrement, une revendication PBP couvre les produits dont la structure et les propriétés sont identiques à celles du produit obtenu par le procédé (Product Identity Theory), à condition que l’objet de cette revendication remplisse le critère de clarté.

Cette décision va induire des changements dans la pratique de l’Office Japonais des Brevets (JPO). En effet,  le JPO pourrait refuser des revendications PBP, s’il juge qu’il est possible de ne pas utiliser ce type de revendication dans la demande de brevet. Dans cette hypothèse le déposant devra choisir entre :

(i) supprimer la revendication concernée,

(ii) la transformer en revendication de procédé,

(iii)  la transformer en revendication de produit sans référence au procédé,

(iv) prouver qu’il est impossible ou « pas pratique » de définir le produit par ses seules caractéristiques structurelles ou ses propriétés.

Il semble donc que les revendications PBP soient considérées comme une exception et en tant que telles acceptées et interprétées de manière restrictive.

Il est important de noter que cette modification de la pratique du JPO est rétroactive et peut donc s’appliquer aux demandes déposées avant le 5 juin 2015 et aux brevets déjà délivrés avec un risque d’invalidation de ceux-ci. Pour anticiper ce risque, notamment dans la perspective d’une action en contrefaçon au Japon, il est possible de faire un Appel en Correction auprès du JPO sur la base d’un des choix (i) à (iv) ci-dessus.

Lors de vos opérations de dépôt de brevet et de leur extension à l'étranger, notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l'impact de ces points dans votre cas particulier.

 

Marc MAJEROWICZ

CPI BREVET

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