En matière contractuelle en France, il est courant de dire que les parties disposent d’une (grande) liberté. Pour autant, cette liberté doit parfois s’inscrire dans un cadre imposé par la loi.
Tel est le cas de la cession d’un droit de propriété intellectuelle, surtout lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit.
De telles cessions sont très courantes en France, souvent pour faciliter les relations commerciales entre des partenaires ou une exploitation intra-groupe.
Or, les dernières tendances jurisprudentielles en la matière pourraient venir perturber cette pratique et remettre en cause de nombreux contrats conclus par le passé.
Pour ne prendre que l’exemple d’un droit de marque, rappelons que le seul formalisme imposé par la loi en la matière, est la nécessité d’un écrit (article L 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle = CPI) et l’inscription au Registre National des Marques afin que ladite cession soit opposable aux tiers (article L 714-7 du CPI).
Au surplus, les règles de droit commun s’appliquent et un article en particulier (article 931 du Code Civil) semble être appliqué par la jurisprudence de manière assez directe.
En effet, cet article dispose qu’une donation doit être effectuée par acte authentique, devant notaire. Petite précision : l’article 931-1 du Code Civil précise par ailleurs qu’un tel acte, s’il est nul, ne peut faire l’objet d’une confirmation, autrement dit il ne peut être régularisé mais doit être refait.
Certaines décisions de justice ont ainsi jugé qu’une cession de marques effectuée à titre gratuit constituait une donation et devait ainsi être passée devant notaire sous peine de nullité absolue[1].
Le Tribunal judicaire de Lyon est quant à lui venu préciser qu’un nouvel acte de cession, postérieur au premier, pouvait annuler et remplacer l’acte premier qui serait jugé nul car passé à titre gratuit.
De telles décisions seraient tout aussi applicables à une cession à titre gratuit de droits de propriété de brevets ou de dessins et modèles.
La situation paraît donc régularisable, mais les difficultés sont évidentes : identifier les cessions concernées ; signer un nouvel acte, avec un prix cette fois, venant annuler et remplacer le précédent ; procéder à l’inscription au Registre des Brevets, Dessins et Modèles ou Marques, de ce nouveau contrat…. On imagine aisément les complications en cas de cessions successives.
Avant toutefois de s’alarmer, notons que :
- ce raisonnement n’a pas encore été confirmé par la Cour de Cassation
- les cessions de marque à titre gratuit jusqu’alors sanctionnées par la jurisprudence ne comportaient peut-être aucune contrepartie d’aucune sorte, ce qui a peut-être incité les juges à qualifier ces actes de donation.
Une cession consentie à titre gratuit implique généralement l’absence de prix mais pas nécessairement de contrepartie d’une autre nature. Il y a fort à parier que certains des contrats de cession de marque à titre gratuit aient cependant été signés en contrepartie de services rendus au cédant par exemple, ce qui pourrait les faire échapper à la qualification de donation et donc à la nullité tant redoutée.la donation de l’article 931-1 du Code Civil implique une intention libérale du cédant, c’est-à-dire une volonté de se dépouiller actuellement et irrévocablement des droits de Propriété Intellectuelle. Cette intention libérale pourrait certainement être remise en cause dans un certain nombre de contrats de cession pourtant consentis à titre gratuit.
La prudence reste de mise car les cessions de droits de Propriété Intellectuelle à titre gratuit doivent encore passer sous les fourches caudines des règles fiscales, échapper à la qualification d’acte anormal de gestion et aux autres écueils qui peuvent vicier un contrat !
D’une manière générale, dans un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle, il est vivement recommandé de toujours prévoir une contrepartie, qu’elle soit financière ou autre, en excluant la formule « à titre gratuit ».
Notre équipe saura vous assister si vous avez le moindre doute ou pour toute question sur le sujet !
Par Lucie DAMBREVILLE
Conseil en Propriété Industrielle depuis près de vingt ans, Lucie accompagne ses clients dans la protection, la défense et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle en France et à l’international. Elle a rejoint Santarelli début 2023 après plusieurs expériences en cabinet de conseils de taille variable au sein desquels elle a pu développer une expertise pointue notamment en matière de marques et dessins et modèles et un sens aigu de la relation client.
Reconnue pour sa rigueur, son implication et son sens de la pédagogie, elle intervient aussi bien en stratégie de dépôt et de libération, qu’en procédures d’opposition, recours, négociation contractuelle ou gestion de précontentieux. Elle encadre également de jeunes juristes et stagiaires, rédige des contenus de sensibilisation à la PI et accompagne une clientèle variée, du grand groupe à la PME, avec des conseils toujours pragmatiques et sur mesure.
[1] TJ Paris 3ème Chambre – 08/02/2022 – N° 19/14142 MBA v Sté AKIS Technology et M. Y d’Z
TJ Lyon Chambre 10 - 09/04/2024 – N° RG 20/05900 SAS KAYA v SAS LES GARÇONS
