Jusqu’à récemment, agir en déchéance pour défaut d’usage à l’encontre d’une marque chinoise était une démarche relativement simple : les requérants devaient uniquement fournir un bref rapport d’enquête d’usage et une preuve de leur statut juridique. En conséquence, le volume annuel de demandes n’a cessé d’augmenter. Le nombre d’actions déposées a tout simplement doublé au cours des cinq dernières années.
Depuis janvier 2025, l’Office chinois a donc émis de plus en plus de notifications, demandant aux requérants de soumettre des preuves préliminaires de non-usage, des déclarations expliquant leurs motivations, et, dans certains cas, des lettres d’engagement confirmant l’authenticité des éléments fournis.
Plus récemment, l’Office a révisé ses directives et a organisé une session de formation dédiée à ces changements de pratique. Notre bureau Chinois a eu la chance d’y participer. À la lumière de ces nouvelles lignes directrices et de notre retour d’expérience, nous vous résumons les points essentiels à connaître.
1/ Quelles nouveautés dans les directives et dans la pratique ?
Lors de l’examen formel d’une action en déchéance pour non-usage, l’Office chinois analyse désormais de manière proactive l’usage de la marque attaquée, et évalue l’intention réelle du requérant. Au soutien de son action, le requérant doit maintenant soumettre un rapport d’enquête préliminaire comprenant davantage d’informations et d’éléments probants, dont voici une liste non exhaustive :
- Les informations commerciales de base sur le titulaire de la marque attaquée : objet social, statut juridique, statut de la marque, etc.
- En cas d’activité effective : des rapports d’enquête et preuves relatives aux ventes de produits/services sous la marque en cause, sur les locaux commerciaux ou les adresses des bureaux, etc.
- Des preuves du non-usage de la marque, en particulier quand l’Office a lui-même identifié un indice d’usage potentiel en amont.
- Une explication des motivations du requérant, et la divulgation de tous liens éventuels avec d’autres procédures.
NB : l’engagement de bonne foi du requérant, parfois demandé par l’Office dans les notifications reçues ces derniers mois, est désormais intégré au formulaire de demande. Le dépôt du formulaire implique automatiquement la garantie du requérant quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des preuves de non-usage communiquées.
2/ Quel type de preuves de non-usage faut-il fournir ?
Dans la majorité des cas, l’Office exige des preuves issues d’investigations menées sur Internet, qui doivent respecter les critères suivants :
- Provenir de recherches réalisées sur au moins trois plateformes, incluant : moteurs de recherche généralistes, plateformes spécialisées du secteur concerné, et les principales plateformes de e-commerce pertinentes pour les produits visés.
- Les mots-clés recherchés doivent inclure le nom du titulaire, la marque attaquée, les produits/services couverts, ainsi que tout autre terme pertinent.
- Pour chaque plateforme, fournir des captures d’écran de cinq pages entières successives, prises à partir de la page d’accueil.
Dans certains cas spécifiques, lorsque le rapport d’enquête en ligne révèle des indices d’usage, ou si l’enregistrement de la marque a déjà été maintenu à la suite d’une précédente action, l’Office pourra également demander des preuves issues d’enquêtes menées sur place.
3/ Quelles conséquences pour les actions « anonymes » en déchéance pour non-usage ?
En Chine, il est courant de dissimuler l’identité réelle du requérant en déposant l’action en déchéance via un prête-nom. Dans de tels cas :
- L’action introduite de manière anonyme pour le compte d’un tiers, que ce soit à la suite d’un refus d’enregistrement, ou pour d’autres raisons, doit être divulguée.
- Cette divulgation est destinée à l’usage interne de l’Office chinois, l’information ne devrait pas être transmise à la partie adverse. L’objectif principal de l’Office est de déterminer si la demande a été déposée de mauvaise foi. Néanmoins, certains praticiens craignent que l’identité du requérant puisse être révélée au stade de l’appel.
- Jusqu’à présent, les demandes anonymes ne sont généralement pas considérées comme une pratique abusive ou frauduleuse.
- Cependant, si l’Office estime qu’il peut exister des circonstances abusives, les requérants ou leurs représentants devront coopérer afin d’expliquer l’objectif réel de l’action en déchéance.
4/ Quand une action en déchéance pour non-usage peut-elle être considérée comme frauduleuse ?
L’Office chinois précise que cela concerne principalement les situations suivantes :
- Le requérant introduit un nombre excessif d’actions en déchéance contre différents titulaires, bien au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour permettre l’enregistrement d’une marque seconde.
- Le requérant introduit une action alors même qu’il sait, ou devrait savoir, que la marque contestée est bien exploitée.
- Des actions répétées sont engagées contre la même marque.
- Le requérant ou son représentant ont des comportements procéduraux abusifs : nombreux dépôts d’actions sans suite, absence de réponse aux notifications officielles, non-paiement des taxes, ou encore abus de procédures stratégiques afin de retarder l’examen.
POUR CONCLURE :
Les actions en déchéance pour non-usage légitimes, visant à neutraliser des antériorités obstacles à une demande de marque, ou à radier des marques véritablement non exploitées, ne devraient en principe pas être affectées par ces changements. A condition, bien entendu, de fournir tous les éléments requis conformément aux exigences de l’Office chinois. Néanmoins, ces nouvelles pratiques de l’Office restent récentes et parfois incohérentes, les exigences pouvant varier selon les cas.
Les requérants doivent suivre scrupuleusement les instructions de l’Office pour éviter de voir leurs actions rejetées. Ils peuvent limiter les risques en travaillant étroitement avec leurs conseils et représentants chinois, en amont du dépôt de l’action, afin d’anticiper les attentes de l’Office et limiter les risques d’objections.
Les titulaires de marques, quant à eux, doivent continuer à utiliser activement leurs marques, et conserver des preuves solides de leur exploitation, afin de se prémunir contre toute action en déchéance pour défaut d’usage.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions sur ce sujet, nous serons ravis de vous assister.
Par Marine DISSOUBRAY & Hong JIANG
