La possibilité de déroger à la compétence de la JUB pour les brevets européens à effet national est communément désignée sous le terme d’« Opt-out ».
Lorsqu’un « Opt-out » est demandé pour une demande de brevet européen ou pour un brevet européen, seules les juridictions nationales demeurent compétentes pour traiter des actions relatives à cette demande ou à ce brevet.
Demander un « opt-out » permet donc d’empêcher un tiers d’engager devant la JUB une action en nullité à l’encontre d’un brevet. Cela permet d’éviter le risque d’une révocation du brevet par la JUB de façon globale pour l’ensemble des états contractants de l’accord sur la JUB. Le tiers sera alors contraint d’engager des actions en nullité devant la juridiction nationale de chacun des états pour lesquels il souhaite annuler le brevet.
Demander un « opt-out » c’est toutefois aussi renoncer à la possibilité de pouvoir choisir entre la JUB ou les juridictions nationales pour agir en contrefaçon contre un tiers.
La JUB présente de nombreux avantages mais également des inconvénients.
En termes de sécurité juridique, la JUB permet d’éliminer le risque d’obtenir des décisions divergentes devant différentes juridictions nationales. La présence de juges techniques devrait indéniablement améliorer la qualité des décisions, et on peut s’attendre à obtenir des décisions en cohérence avec les décisions de l’OEB. En outre, la durée pour obtenir une décision de la JUB à l’égard d’un litige devrait être particulièrement courte (de l’ordre d’une année). Ainsi, la JUB profitera probablement à la partie qui sera à l’initiation de l’action car les délais particulièrement courts pour présenter des moyens de preuve sont défavorables au défendeur. En contrepartie, la JUB est un nouveau système peu maîtrisé dont la jurisprudence va mettre du temps à s’établir.
En termes de coûts, il peut être financièrement avantageux de mener une seule action devant la JUB de façon centralisée pour plusieurs états plutôt que d’engager plusieurs actions devant différentes juridictions nationales. Le fait de traiter le litige dans une seule langue et en un temps limité participent à la diminution des coûts. Toutefois, les taxes de procédure de la JUB restent relativement élevées ; c’est pourquoi il peut rester plus avantageux de passer par les juridictions nationales si le nombre de pays pour lesquels une action doit être menée est faible.
Il n’existe pas de règles simples pour établir une stratégie de dérogation et cette dernière doit s’apprécier au cas par cas. En effet, de nombreux éléments doivent être pris en considération pour décider s’il convient ou non de requérir un « opt-out » pour une demande ou un brevet européen, par exemple :
- le nombre d’états dans lesquels le brevet européen a été validé
- la force présumée du brevet (le brevet a-t-il déjà résisté à une opposition ?)
- l’importance du brevet pour le titulaire (brevet de base ou brevet d’amélioration ?)
- le délai entre le dépôt de la demande de brevet et l’exploitation qui en est faite
- la stratégie envisagée pour le brevet (brevet offensif ou défensif ?)
- la possibilité de cumuler le brevet EP avec un brevet national dans certaines juridictions
- le domaine technologique concerné (est-ce un domaine à forte valeur ajoutée, généralement sujet à litiges ?)
- l’existence ou non de contrats de licences dans différents états
- les territoires dans lesquels l’exploitation est opérée ou dans lesquels des concurrents ont une activité
- le risque qu’une action en nullité soit engagée (existence d’observations de tiers ou d’une opposition)
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre Conseil pour discuter de la stratégie à mettre en place vis-à-vis de l’ « Opt-out » pour votre portefeuille de brevets.
