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Selon l’ouvrage de référence « Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle – 2020 »[1] de l’OMPI, on comptait 25,2 millions de marques en vigueur en Chine seule en 2019 (sur un total mondial estimé à 58,2 millions), loin devant les États-Unis d’Amérique (2,8 millions) et l’Inde (2 millions).

Or, comme ses homologues d’autres grands pays (Etats-Unis, Inde, Brésil, etc.), l’office chinois de la propriété intellectuelle, dont l’acronyme est CNIPA[2], effectue une recherche d’antériorité sur les marques déposées et soulève à leur encontre des objections pour motifs relatifs s’il existe des marques antérieures identiques ou similaires sur le Registre des Marques, couvrant des produits ou services identiques ou similaires.

En conséquence, en raison du très grand nombre de marques en vigueur en Chine, la probabilité qu’une nouvelle demande de marque nationale chinoise ou une nouvelle désignation de la Chine dans une marque internationale se heurte en cours d’examen à une ou plusieurs citations de marques antérieures est élevé.

Au plan de la comparaison des signes, le risque de citation augmente si la marque nouvellement déposée est considérée par l’examinateur comme pouvant être décomposée en plusieurs éléments, verbaux ou figuratifs, autonome et distinctifs. En effet, chaque portion verbale ou figurative autonome sera alors comparée séparément au corpus de marques antérieures.

Au niveau de la comparaison des produits et services, l’examen de leur caractère similaire s’appuie sur leur appartenance ou non à un même sous-groupe, administrativement prédéfini, au sein d’une même classe internationale. En effet, tous les produits et services relevant d’un même sous-groupe sont considérés comme similaires.

La marge de discussion pour contester le caractère similaire des signes en cause et/ou des produits ou services auxquels ces signes s’appliquent respectivement étant généralement limitée, il est habituel pour le déposant de recourir à deux autres options.

La première option consiste à rechercher le consentement du titulaire d’une marque antérieure citée. Elle est poursuivie surtout lorsque ce titulaire n’est pas chinois. En effet, les titulaires chinois ont coutume de réclamer en échange des compensations financières élevées, ce qui est dissuasif.

Bien que la loi chinoise sur les marques soit muette sur l'effet juridique des lettres de consentement, la pratique établie était jusqu’à il y a peu que les lettres de consentement étaient acceptables, à moins que les marques en conflit ne soient identiques ou très similaires. Cela a été confirmé dans les directives de la Haute Cour populaire de Beijing pour les actions judiciaires relatives à l'octroi et à la vérification des droits de marque, publiées en avril 2019.

La seconde option a pour objectif de requérir devant le CNIPA la déchéance pour non-usage de la marque antérieure citée, à condition que cette marque ait été enregistrée il y a plus de trois ans. Dans cette perspective, le déposant se contente souvent, à moindre frais, d’une recherche préalable sommaire sur internet pour vérifier l’absence d’usage apparent de la marque antérieure, puisque la charge de la preuve de l’exploitation de la marque est censée peser sur son titulaire.

Certes, les deux options précitées ne sont pas des sinécures. Dans le premier cas, il y a la négociation avec le titulaire de la marque antérieure citée, qui peut prendre du temps, et le formalisme requis pour la lettre de consentement, laquelle doit être notariée et légalisée. Dans le second cas, il faut jongler avec une seconde procédure administrative en parallèle (celle de la demande en déchéance), qui est en moyenne plus longue que la procédure d’examen de la demande de marque, sans pouvoir obtenir une suspension de cette dernière. Cela peut obliger le déposant, dans l’attente de la décision statuant sur la demande en déchéance de la marque antérieure citée, à redéposer entre-temps sa marque, soit après une décision de rejet de celle-ci, soit même sans attendre, en anticipant une décision probable de rejet, l’objectif étant de se prémunir contre les dépôts intercalaires de marques identiques ou similaires de tiers en reprenant date au plus tôt.

 

Cependant, comme si cela ne suffisait pas, deux développements récents viennent encore compliquer la tâche du déposant.

Le premier de ces développements concerne les lettres de consentement, dont l’examen d’admission s’est considérablement durci ces derniers temps.

En effet, depuis quelques mois, le CNIPA refuse, au stade du recours en révision contre un refus provisoire, d'accepter les lettres de consentement, même dûment légalisées, au motif qu'elles ne suffisent pas à elles seules à démontrer que les consommateurs ne feront pas de confusion réelle entre les marques.

Les déposants de marques n’ont guère de visibilité car aucune directive officielle n'a été publiée à ce stade.

En appel, le Tribunal de la Propriété intellectuelle de Beijing se montre aussi plus restrictif dans l’acceptation des lettres de consentement. Il juge, plus souvent qu’auparavant, qu’un degré de similarité trop élevé existe entre les signes en cause appliqués à des produits ou services identiques ou similaires, ce qui ne permet pas d’écarter le risque de confusion de la part du public concerné quant à l’origine des produits ou services. Des raisons de protection de l’ordre public et des intérêts du public doivent conduire dès lors, selon le Tribunal, à ne pas accepter les lettres de consentement.

Le Tribunal renforce aussi son examen de l’autorité des signataires de lettres de consentement et exige des preuves, dûment notariées et légalisées, de leur habilitation.

Le second développement récent qui alourdit le parcours du déposant cherchant à surmonter une marque antérieure citée se rapporte à la procédure de demande en déchéance pour non-usage.

Selon les directives d'examen des marques récemment révisées, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et les documents officiels récents du CNIPA, la demande en déchéance pour non-usage doit contenir les preuves préliminaires de l'enquête menée sur l’usage de la marque contestée.

 

Si ces preuves préliminaires font défaut, le CNIPA peut exiger du requérant qu’il les produise dans un écrit complémentaire, ou rejeter sa requête en déchéance pour non-usage.

Autrement dit, le CNIPA fait peser sur le requérant à la procédure de déchéance pour non-usage une charge supplémentaire de preuve initiale de non-usage apparent de la marque contestée, ce qui oblige le requérant à mener une enquête préalable et augmente les frais à sa charge.

Ainsi, le déposant de marque en Chine faisant face à des marques antérieures de tiers citées au cours de l’examen de sa demande devrait avoir plus de difficulté à l’avenir à surmonter ces obstacles. Il est probable que la recherche d’une protection pour sa marque dans ce pays devienne aussi plus onéreuse.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche d’une protection de vos marques dans le monde entier, y compris en Chine, grâce particulièrement à nos bureaux dans ce pays.

 

Michel George est Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles. Il a 36 ans d’expérience en cabinets de conseils et exerce au cabinet Santarelli depuis 2003. Il assiste une clientèle très variée, tant en France qu’à l’étranger, principalement dans le domaine des marques et des modèles.

[1] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf

[2] Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle, RPC (CNIPA)

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