Revirement de jurisprudence aux Etats-Unis : la Cour Suprême établit un principe d’épuisement international du droit de brevet
Principe général de l’épuisement du droit de brevet
Le brevet d’invention confère à son titulaire (le breveté) certaine prérogatives, parmi lesquelles le droit exclusif de fabriquer, vendre, offrir à la vente, importer et utiliser le produit objet du brevet, dans le territoire national dans lequel ce brevet est en vigueur. C'est sur cette base que sont entreprises toutes les actions en justice pour défendre les droits des brevetés.
Ce principe général trouve cependant une limite, dans la doctrine dite de "l’épuisement du droit". Selon cette doctrine, la première vente d’un exemplaire d’un produit protégé par le brevet, par le breveté lui-même ou avec son autorisation, par exemple par un licencié, épuise certains des droits du breveté sur cet exemplaire, plus précisément ses droits exclusifs de l’utiliser, le vendre ou l’offrir à la vente.
En d’autres termes, l’acquéreur d’un objet licitement acquis est libre de disposer de cet objet comme bon lui semble. Il n’acquiert cependant pas le droit de fabriquer d’autres exemplaires, ce droit étant exclusivement réservé au breveté.
Epuisement national, régional ou international du droit de brevet
Cette théorie générale de l'épuisement du droit de brevet est appliquée différemment dans le monde. Une distinction s’applique notamment concernant le territoire dans lequel la première commercialisation du produit autorisée par le breveté doit avoir eu lieu pour que le principe de l’épuisement du droit s’applique :
dans le pays même où le brevet produit ses effets (on parle alors d’épuisement national)
dans n’importe quel pays d’une région donnée englobant le pays où le brevet produit ses effets (on parle alors d’épuisement régional)
dans n'importe quel pays du monde (on parle alors d’épuisement international).
Epuisement communautaire du droit de brevet
Il existe par exemple dans l’Union Européenne un principe d’épuisement du droit dit communautaire, selon lequel toute vente d’un produit, par le breveté ou avec son autorisation, dans un pays de l’Espace Economique Européen, épuise les droits du breveté dans tous les autres pays de cette région, y compris son droit exclusif d’importation du produit vendu dans ces pays.
C’est ce système qui est, par exemple, appliqué en France. Les ventes du produit par un tiers non autorisé par le breveté n’épuisent bien sûr quant à elles aucun des droits du breveté.
La situation de l'épuisement de droit de brevet aux Etats-Unis
Aux Etats-Unis, jusqu’à récemment, le type d’épuisement du droit qui était appliqué en matière de brevets d’invention était strictement national : seules les ventes réalisées sur le territoire des Etats-Unis par le titulaire du brevet US ou avec son autorisation, du produit objet de ce brevet, épuisaient les droits du breveté sur ce produit.
La jurisprudence développée par le Circuit Fédéral admettait en outre que le breveté puisse imposer à l’acquéreur du produit, au moment de la vente, des restrictions d’après-vente, lui interdisant de réaliser certains actes, par exemple le reconditionnement et la revente du produit acheté. Le non respect de ces restrictions par l’acquéreur pouvait lui être opposé au titre de la contrefaçon du brevet. Le principe de l‘épuisement du droit était ainsi considéré par la jurisprudence US comme une règle par défaut, à laquelle il était possible de déroger par contrat.
La décision de la Cour Suprême
Le 30 mai 2017, dans l’affaire Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (Affaire N° 15- 1189), la Cour Suprême des Etats-Unis a balayé une vingtaine d’années de jurisprudence quasi constante en matière d’épuisement du droit de brevet aux Etats-Unis, par une décision particulièrement importante sur deux aspects.
Portée internationale de l’épuisement du droit
Tout d’abord, la Cour Suprême instaure l’application aux Etats-Unis d’un principe d’épuisement international du droit de brevet. Un produit ayant été mis en vente à l’étranger par le titulaire du brevet US protégeant ce produit, ou par un tiers autorisé par lui, l’importation de ce produit sur le territoire US, par son acquéreur à l’étranger, devient licite du point de vue de la loi des brevets US et ne constitue pas un acte de contrefaçon du brevet US.
Cette décision ouvre grand la porte aux importations parallèles aux Etats-Unis, qui consistent pour les tiers à acquérir un produit vendu par le breveté ou avec son autorisation à l’étranger, et à l’importer et le mettre en vente aux Etats-Unis, le plus souvent à un plus bas prix que celui pratiqué par le breveté sur ce marché. L’existence d’un brevet US protégeant ce produit ne sera plus opposable à ces importations parallèles.
Inopposabilité des restrictions d’après-vente en matière de contrefaçon de brevet
La Cour Suprême déclare par ailleurs les restrictions d’après-vente inopposables en matière de droit des brevets. Le non-respect de telles restrictions par un acquéreur ne pourra plus être invoqué dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet. C’est sur le plan de la loi des contrats que le breveté devra chercher à faire valoir ses droits en cas de non-respect par un acquéreur du produit d’une restriction d’après-vente qui lui a été imposée au moment de la vente.
Les conséquences de cette décision
Cette décision de la Cour Suprême devrait avoir des conséquences importantes sur les décisions qui seront rendues aux Etats-Unis dans le futur, en matière de contrefaçon de brevet dans les affaires impliquant des importations parallèles et des restrictions d’après-vente.
Conclusion sur l'épuisement du droit de brevet
Plus que jamais, les titulaires de brevets aux Etats-Unis devront tenir compte du principe de l’épuisement du droit dans leurs stratégies d’exploitation industrielle et commerciale, et en particulier en ce qui concerne les licences d’exploitation qu’ils voudront conclure pour l’exploitation, aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’étranger, des produits brevetés, ainsi que les conditions de vente de ces produits et les politiques de prix qu’ils appliqueront dans le monde.
Les experts d’IPSIDE se tiennent à votre disposition pour vous assister pour la prise en compte de ces notions dans vos stratégies de protection et d’exploitation de vos inventions.
Emmanuelle FOURCADE
Conseil en Propriété Industrielle Brevets
Mandataire Européen en Brevets
