Ou comment la Chine ouvre son horizon, en s’inspirant des droits étrangers, pour lutter contre les dérives de son système.
Par Elia Chiappini et Cloé Sigal-Guille
La réglementation chinoise en matière de marques est en passe d’être réformée sensiblement suite à la volonté de renforcer la lutte contre les innombrables dépôts malveillants et abus de droits.
Plusieurs changements notables vont inciter à repenser certaines stratégies actuellement mises en place et, éventuellement, à les anticiper dores et déjà.
Le 13 janvier dernier, l’Office chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) a publié un projet visant à réformer la loi chinoise sur les marques de 1983.
Ce projet fait l’objet d’une consultation publique et selon toute vraisemblance ? il n’entrera pas en vigueur avant plusieurs mois/années.
- Elargir et renforcer la portée des marques.
Ainsi le CNIPA tient compte de l’évolution du marché et des nouveaux signes à l’instar des autres administrations dans le monde et prévoit l’ajout d’une rubrique « autres éléments » à la liste des signes pouvant constituer des marques (article 4).
Mais surtout et cela intéresse particulièrement les déposants étrangers et vise à leur redonner confiance dans le système chinois, la qualification de « marque notoire » pourrait être étendue.
L'étendue et la force de la protection seront en rapport avec la nature de la marque, son caractère distinctif et sa réputation.
Le texte introduit une disposition anti-dilution : l'usage et l'enregistrement d'une marque sont interdits s'ils diluent le caractère distinctif d'une marque notoire, ternissent sa réputation sur le marché ou abusent d'une telle réputation auprès du grand public (article 18). L’interprétation du CNIPA de la notion de « grand public » reste encore à définir et devrait être réfléchie en corrélation avec celle du « public pertinent ».
Pour déterminer si une marque est notoirement connue, le projet introduit également deux nouveaux facteurs cruciaux pour les déposants étrangers: la liste des demandes et enregistrements nationaux et étrangers de la marque concernée et la valeur de celle-ci (article 10).
Enfin, « d’autres intérêts », tels que les dénominations sociales ou les noms de sites internet, seraient désormais protégés contre la contrefaçon (article 23).
- Lutter contre les dépôts de mauvaise foi.
Le projet de réforme établit une liste de comportements de mauvaise foi, venant renforcer la disposition actuelle du principe de bonne foi (article 22).
Le CNIPA prévoit également des sanctions, prenant la forme d’amendes, de saisies, ou encore de cessions forcées de la marque litigieuse au titulaire légitime, une fois la mauvaise foi prouvée (article 67).
En pratique : En renforçant son examen relatif aux dépôts de mauvaise foi, le CNIPA semble faire un pas vers les titulaires de marques notoire/de renommée, souvent copiées par des trademark squatters.
Néanmoins, cette solution ne semble pas, telle que présentée, être une alternative totalement suffisante et satisfaisante à une stratégie actuelle qui consiste à effectuer des dépôts défensifs.
En effet, quid de la protection contre des dépôts de tiers visant des classes/des sous classes pour lesquelles la marque antérieure notoire n’est pas protégée ou pour lesquelles la marque antérieure alléguée de renommée ne sera pas reconnue du large public/du public pertinent, selon les critères qui seront mis en place?
- Instaurer une obligation d’usage.
Le projet de réforme introduit l’obligation d’usage au bout d’un certain nombre d’années et d’intention d’usage de la marque au moment du dépôt (article 5). Toute nouvelle demande devrait s’effectuer sur la base d’un usage ou d’une intention d’usage, un peu comme dans le système américain.
De plus, le titulaire de la marque devrait fournir au CNIPA une déclaration d’usage tous les 5 ans (article 61) à compter de l’enregistrement de la marque.
En l’absence de déclaration dans le délai imparti, la marque pourrait être considérée comme abandonnée et donc annulée (sauf excuse légitime de non usage).
Nous n’avons que peu d’informations sur les modalités de cette nouvelle exigence. Selon les commentaires en cours, d’aucuns auraient préféré adopter un système plus inspiré du droit européen, avec la possibilité de demander des preuves d’usages en cours de procédure d’opposition par exemple, avec les conséquences que nous connaissons.
En pratique : Cette exigence prendrait possiblement la forme d’une auto-déclaration, regroupant diverses preuves d’usage à la charge du titulaire de la marque.
L’on peut alors se demander si l’on ne tomberait pas dans les travers et risques liés aux fausses déclarations et usages créés de toutes pièces.
A priori, en l’état des commentaires actuels, les preuves à rapporter seraient moins complexes que dans le cas d’une procédure en déchéance. Pour autant, si le dossier n’apparaît pas assez complet, le CNIPA se réserve le droit de demander au titulaire un complément de preuves.
Une stratégie de collecte de preuves d’usage est donc à réfléchir en prévention de cette nouvelle exigence. Dans le doute de ce qui sera appliqué, il serait pertinent de mettre en place dès à présent des moyens pour collecter suffisamment d’éléments datés, pour chacun des produits et services visés par les marques.
- Limiter les dépôts successifs.
Si le CNPIA est disposé à étendre la protection des marques notoires, pour autant, il veut limiter les marques sur le registre aux seules marques réellement exploitées et de fait, il souhaite proscrire la pratique des dépôts successifs, qui selon le CNIPA sont constitutifs ab initio de mauvaise foi.
Il faudra toutefois s’assurer que les marques notoires seront suffisamment protégées en vertu des nouveaux critères envisagés, pour que leurs titulaires puissent sans crainte renoncer aux dépôts défensifs, qui étaient jusqu’à présent un moyen principal de défense.
- Un même déposant ne peut déposer qu'une seule marque identique pour des produits ou services identiques (article 14) ;
- Toute marque annulée, révoquée ou déchue dans un délai d’un an ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande (article 21).
Certaines exceptions à cette interdiction sont toutefois prévues.
En pratique : La recherche d’antériorités avant le dépôt d’une marque semble encore plus ici prendre tout son sens. Certaines marques bloquantes pourraient ainsi être identifiées en amont et des actions en annulation pourraient être mises en place. Ces nouvelles dispositions ont l’avantage de lutter contre les trademark squatters.
- Simplifier les procédures administratives.
Le projet de réforme réduit le délai pour former opposition de trois à deux mois (article 36), et supprime la possibilité de faire appel d’une décision devant l’Office (article 39), un recours devant la Cour étant toutefois bien sûr possible.
NOTRE CONCLUSION :
Ce projet de réforme vous invite à repenser certaines stratégies en Chine, notre groupe et notre bureau Chinois sommes là pour vous accompagner. Nous espérons que cette révision permettra de prévenir certains conflits, notamment en limitant les dépôts récurrents de mauvaise foi.
Compte tenu de l’état de projet du texte, il est possible que des nouvelles modifications interviennent. Nous vous tiendrons informés pour vous permettre d’anticiper au mieux votre stratégie de défense et de présence sur le marché Chinois, en fonction de votre activité actuelle et future.
