Afin de pouvoir statuer sur la contrefaçon d’un objet revendiqué, un juge doit tout d’abord vérifier si un contrefacteur présumé reproduit les moyens essentiels de l’invention telle que revendiquée, c’est à dire les moyens nécessaires et suffisants pour que l’invention résolve le problème technique.
Si le contrefacteur reproduit toutes les caractéristiques du produit revendiqué, ou toutes les étapes dans le cas d’un procédé, il s’agit d’une copie dite servile, ce qui constitue alors une contrefaçon littérale de l’objet revendiqué. Toutefois, la contrefaçon ne se limite pas à la seule reproduction littérale de toutes les caractéristiques de l’objet revendiqué. En effet, les juges peuvent également appliquer le principe de contrefaçon par équivalence dont le but est d’empêcher un tiers de contourner les risques de contrefaçon littérale en remplaçant un moyen de l’invention.
Si certains types de contrefaçon semblent d’ores et déjà cadrés par l’accord sur la Juridiction Unifiée des Brevets (i.e par les articles 25 et 26 de l’accord relatif à la juridiction unifiée des brevets), ce n’est pas le cas de la contrefaçon par équivalence. Une difficulté d’application de cette notion au niveau Européen est qu’au sein de chacun des pays participant à la future Juridiction Unifiée des Brevets, la contrefaçon par équivalence est appréciée différemment d’un pays à l’autre.
En France, on parle de contrefaçon par équivalence lorsqu’un moyen est reproduit sous une forme différente, tout en remplissant une même fonction (ou présentant un même effet technique), pour un résultat semblable.
En Allemagne, la contrefaçon par équivalence est légèrement plus nuancée puisque pour qu’il y ait contrefaçon, il faut que le moyen reproduit ait le même effet technique, qu’il puisse être déduit des revendications par un homme du métier, et qu’il n’ait pas déjà été dans l’état de la technique ou brevetable avant l’invention.
En Italie, la contrefaçon par équivalence est plus restrictive qu’en France du fait que les tribunaux considèrent qu’il faut également que le moyen remplisse la même fonction et de la même manière pour aboutir au même résultat que le moyen breveté.
A ce jour, l’accord relatif à la juridiction unifiée des brevets a simplement codifié l’interprétation des revendications en faisant référence à l’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen.
Un des nombreux intérêts des premières années de la Juridiction Unifiée des Brevets sera donc, pour les déposants ainsi que pour les praticiens, de constater l’interprétation retenue par les juges du Tribunal Unifié des Brevets pour cette notion, notamment par rapport aux différents principes déjà en vigueur devant les différentes cours nationales, et de voir quelle sera la jurisprudence en la matière. Une certitude est que les juges ne pourront pas s’appuyer simplement sur la jurisprudence d’un pays, par exemple au cas par cas en s’appuyant sur la jurisprudence du pays où se situe la division locale devant laquelle est étudiée un cas, mais devront créer un compromis applicable quel que soit le cas.
