L’entrée en vigueur imminente[1] de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB), et l’application concomitante[2] du Règlement mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (Règlement (UE) n°1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012), sonnent une nouvelle ère pour les droits nationaux antérieurs. Ces droits, régis actuellement par la Convention sur le brevet européen[3] (CBE), devront dorénavant être étudiés avec la plus grande attention dès lors que la demande d’effet unitaire sera envisagée pour un brevet européen.
Après un bref rappel historique (Partie I) sur le principe lié à ces droits nationaux antérieurs, il sera abordé l’éventuelle incidence de droits nationaux antérieurs sur la possibilité de demander l’effet unitaire pour un brevet européen (Partie II). Ensuite, il sera discuté des risques susceptibles d’être causés par des droits nationaux antérieurs sur la validité d’un brevet européen à effet unitaire (Partie III).
I- Rappel historique sur le principe lié aux droits nationaux antérieurs
La CBE régit actuellement le principe3 des droits nationaux antérieurs. En substance, une demande de brevet national ou un brevet national d’un État contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet État contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.
Ainsi, une demande de brevet national (ou un brevet national) disposant d’une date de priorité antérieure à celle d’un brevet européen, mais dont la date de publication est postérieure à la date de priorité de ce brevet européen, ne sera pas considérée comme un art antérieur opposable au titre de l’Article 54(3) CBE, mais comme un droit national antérieur au titre de l’Article 139(2) CBE. Les effets de ce droit national antérieur sont déterminés pour chaque Etat par les dispositions législatives nationales.
En cas de pertinence de la demande de brevet national dans l’exemple précité, la validité de la partie nationale du brevet européen, dans l’Etat de la demande de brevet national, peut être affectée au cours d’une action en nullité, devant une juridiction nationale compétente de l’Etat concerné. En revanche, toujours dans cet exemple, la demande de brevet national ne s’avère pas opposable aux parties nationales du brevet européen dans les autres Etats contractants que celui de la demande de brevet national.
Ce droit constitue par conséquent une exception au principe de l’unité du droit européen des brevets.
Pour anticiper les problèmes de validité de la partie nationale du brevet européen dans l’Etat concerné, la CBE a prévu des dispositions[4] permettant au demandeur / au titulaire d’adopter un jeu de revendications différent de celui de la demande / du brevet pour les autres Etats contractants désignés.
En pratique, si un droit national antérieur est identifié, par exemple en Allemagne, le demandeur peut porter ce droit national antérieur à la connaissance de l’Office Européen des Brevets (OEB), et fournir un jeu de revendications spécifique pour cet Etat, avec une portée limitée. Les risques de nullité partielle ou totale de la partie allemande du brevet européen, sur la base du droit national antérieur identifié, demeurent ainsi réduits en cas d’action devant la juridiction allemande compétente.
Ce principe historique, introduit dès l’origine dans la CBE, prend une toute autre résonnance avec l’avènement du brevet européen à effet unitaire et l’entrée en vigueur de l’AJUB, comme détaillé dans les Parties II et III ci-dessous.
Jusqu’au mois d’août de l’année 2022, à la fin de l’examen d’une demande de brevet européen, l’OEB n’entreprenait aucune démarche particulière pour identifier de potentiels droits nationaux antérieurs, cette action restant à la charge du demandeur / du titulaire.
Mais conscient des nouveaux enjeux en la matière, l’OEB a mis en place au 1er septembre 2022 un nouveau système de recherche au profit du demandeur. En effet, la Division d’examen étend à présent la portée du complément de recherche[5] effectué au stade de la délivrance (résultats communiqués avec la Notification selon la Règle 71(3)CBE), afin d’identifier également les demandes nationales et les brevets nationaux des Etats contractants. Ce complément de recherche reste gratuit pour le demandeur, et il s’ajoute au complément de recherche qui était déjà en place à ce stade de la fin de l’examen, dans le but d’identifier des droits antérieurs européens (antériorités opposables au titre de l’Article 54(3) CBE).
En portant à la connaissance du demandeur d’éventuels droits nationaux antérieurs, l’OEB cherche à s’assurer de la complétude des informations dont dispose le demandeur pour élaborer sa stratégie de validation de son futur brevet européen, en particulier afin de l’aiguillier au mieux dans son choix de demander ou non l’effet unitaire.
II- Des droits nationaux antérieurs empêchent-ils de demander l’effet unitaire ?
Il convient de répondre par la négative à cette question.
La simple existence de droits nationaux antérieurs n’interdit pas, en tant que telle, de demander l’effet unitaire pour un brevet européen. En revanche, comme indiqué à la Partie I ci-dessus, la connaissance de droits nationaux antérieurs peut conduire le demandeur à envisager de déposer des jeux de revendications distincts selon les Etats contractants. En procédant à un tel dépôt d’un ou plusieurs jeux de revendications différents, le demandeur s’expose au risque de ne plus pouvoir demander l’effet unitaire pour son brevet européen, en raison du non-respect de certaines conditions légales discutées ci-après.
Le Règlement (UE) n°1257/2012 précise[6] qu’un effet unitaire ne peut être enregistré que si le brevet européen a été délivré pour tous les Etats membres participants[7], et que le brevet européen présente le même jeu de revendications pour tous ces Etats. Ces dispositions sont également rappelées[8] dans le Règlement d’application relatif à la protection unitaire conféré par un brevet.
Dans l’analyse et l’application de cette double condition, la question se pose de savoir quels sont les Etats membres participants réellement concernés. Pour rappel, les Etats membres participants sont actuellement au nombre total de 25, correspondant aux 27 Etats de l’Union Européenne à l’exception de l’Espagne et de la Croatie.
L’interprétation littérale de la double condition énumérée ci-dessus, conduit au fait que le brevet européen doive présenter le même jeu de revendications pour les 25 Etats membres participants. Cependant, cette première interprétation pourrait légitimement être remise en question, puisque le Règlement (UE) n°1257/2012 prévoit[9] que l’effet unitaire ne se produit que dans les Etats membres participants dans lesquels la Juridiction Unifiée du Brevet a une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire, à la date de l’enregistrement de cet effet.
Or lors de l’entrée en vigueur de l’AJUB le 1er juin 2023, a priori seuls 17 des 25 Etats membres participants auront ratifié cet Accord (en tant également qu’Etats membres contractants[10]), avec pour conséquence que la Juridiction Unifiée du Brevet aura une compétence exclusive, en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire, seulement dans ces mêmes 17[11] Etats membres participants. Par conséquent, tant que d’autres Etats membres participants n’auront pas ratifié cet Accord, la demande d’effet unitaire pour un brevet européen entrainera une portée territoriale dans ces seuls 17 Etats membres participants.
Dès lors, la double condition étudiée pourrait aussi raisonnablement être interprétée comme le fait que le brevet européen doive présenter le même jeu de revendications pour les seuls Etats membres participants ayant par ailleurs ratifié l’AJUB à la date de l’enregistrement de l’effet unitaire, à savoir les 17 Etats précités. Selon une telle hypothèse, la faculté de demander l’effet unitaire ne serait aucunement prohibée du fait de l’existence d’un ou plusieurs jeux de revendications distincts pour les 8[12] autres Etats membres participants.
C’est néanmoins la première interprétation littérale qui semble réellement avoir été retenue, à savoir que le brevet européen doit présenter le même jeu de revendications pour tous les 25 Etats membres participants, que ces Etats aient ou non procédé par ailleurs à la ratification de l’AJUB.
C’est en tout cas ce qu’il ressort de la Décision du Comité restreint du Conseil d'administration du 15 décembre 2015 adoptant le règlement d’application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet, puisque la remarque explicative[13] en lien avec la Règle 5 de cette Décision, précise explicitement :
« L'effet unitaire n’est inscrit que si le brevet européen a été délivré avec le même jeu de revendications pour les Etats membres participants, qu'ils aient ou non ratifié l'Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet. »
Quelques conséquences pratiques de cet enseignement sont décrites ci-dessous, en cas d’identification d’un droit national antérieur pertinent, en fonction de l’Etat concerné par ce droit :
A- Le droit national antérieur pertinent concerne l’un des 8 Etats membres participants qui n’ont pas encore ratifié l’AJUB, par exemple l’Irlande, la Hongrie ou la Pologne[14]
- a) il est possible, en pareilles circonstances et comme auparavant, de retirer la désignation de l’Etat du droit national antérieur pertinent, mais dans cette situation, l’effet unitaire ne peut pas être demandé pour le brevet européen au regard des conclusions dressées ci-dessus ;
- b) il est également possible de déposer un jeu de revendications différent pour l’Etat du droit national antérieur pertinent, mais ici encore, l’effet unitaire ne peut pas non plus être demandé pour le brevet européen, toujours au regard des conclusions dressées ci-dessus ;
- c) dans les cas où l’effet unitaire serait souhaité, il est nécessaire de disposer d’un jeu de revendications identique pour tous les 25 Etats membres participants, y compris dans l’Etat du droit national antérieur. En conséquence, le titulaire préfèrera certainement conserver un jeu de revendications unique avec la portée la plus large, mais il devra alors s’attendre à ce que la validité de la partie nationale du brevet européen, dans ce même Etat, puisse être contestée sur la base du droit national antérieur (dans l’hypothèse bien sûr où le brevet européen serait également validé, de manière « classique », dans cet Etat, en plus de la demande d’effet unitaire).
B- Le droit national antérieur pertinent concerne l’un des 17 Etats membres participants qui ont déjà ratifié l’AJUB, par exemple la France ou l’Allemagne
Les conséquences pratiques a) et b) du point A ci-dessus s’appliquent a fortiori pour les cas où le droit national antérieur pertinent concerne l’un des 17 Etats membres participants qui ont déjà ratifié l’AJUB. Pour ces mêmes cas, si l’effet unitaire est souhaité, soit un même jeu de revendications distinct[15] est déposé pour tous les 25 Etats membres participants afin de modérer la pertinence du droit national antérieur, soit ce jeu de revendications de portée réduite est adopté pour tous les Etats désignés (et non seulement pour les 25 Etats membres participants, lorsque d’autres Etats sont également désignés), soit le demandeur / titulaire doit s’attendre à ce que la validité du brevet européen à effet unitaire puisse être contestée devant la Juridiction Unifiée du Brevet, sur la base du droit national antérieur (Cf. Partie III ci-dessous).
C- Le droit national pertinent concerne un Etat contractant qui n’est pas un Etat membre participant, par exemple le Royaume-Uni ou l’Espagne
Enfin, si le droit national antérieur pertinent concerne un Etat contractant[16] qui n’est pas un Etat membre participant, le retrait de la désignation de cet Etat ou la fourniture d’un jeu de revendications différent pour ce même Etat, restent des actions possibles qui n’entravent pas la possibilité de demander ensuite l’effet unitaire pour le brevet européen.
Une partie des problématiques exposées précédemment provient du fait que lors de l’entrée en vigueur de l’AJUB, les brevets européens à effet unitaire ne couvriront pas tous les Etats membres participants, car certains d’entre eux n’auront pas encore ratifié cet Accord. Les ratifications manquantes interviendront ultérieurement, impliquant l’existence de plusieurs générations de brevets européens à effet unitaire, avec des couvertures territoriales distinctes. Néanmoins, il est noté que la couverture territoriale d’une génération donnée de brevets européens à effet unitaire restera la même pendant toute leur durée, quelles que soient les ratifications ultérieures de l’AJUB après la date d’enregistrement de l’effet unitaire. En d’autres termes, la couverture territoriale des brevets européens à effet unitaire ne s’étendra pas à d’autres Etats membres participants qui ratifieront l’AJUB après l’enregistrement de l’effet unitaire par l’OEB, d’où la future coexistence de brevets européens à effet unitaire de différentes générations.
Cela laisse penser que pour l’ultime génération de brevets européens à effet unitaire, qui surviendra après la dernière ratification de l’AJUB, le système deviendra plus clair, avec notamment la fusion des cas A et B identifiés ci-dessus (même si la situation de la Pologne demeure particulièrement obscure).
III- Des droits nationaux antérieurs peuvent-ils affecter la validité d’un brevet européen à effet unitaire ?
La réponse à cette question est positive.
Surtout, la mesure dans laquelle la validité d’un brevet européen à effet unitaire peut être affectée se révèle particulièrement sévère.
Dans la Partie I ci-dessus, il a été rappelé qu’en cas de pertinence d’un droit national antérieur, sous la forme d’une demande de brevet national ou d’un brevet national présentant une date de priorité antérieure à la date de priorité du brevet européen, et une date de publication postérieure à la date de priorité du brevet européen, la validité de la partie nationale du brevet européen, dans l’Etat de la demande ou du brevet national, peut être affectée au cours d’une action en nullité devant une juridiction nationale compétente de l’Etat concerné.
Dans le cas d’un brevet européen à effet unitaire, il est à présent très fortement probable qu’un tel droit national antérieur sera susceptible d’entraîner des conséquences bien plus importantes, puisque c’est l’intégralité du brevet européen à effet unitaire qui sera fragilisée.
En effet, le Règlement (UE) n°1257/2012 précise[17] qu’un brevet européen à effet unitaire ne peut être limité, transféré, ou révoqué ou s’éteindre qu’à l’égard de tous les Etats membres participants.
Parallèlement, l’AJUB précise[18] que la Juridiction Unifiée du brevet ne peut annuler un brevet[19], en tout ou en partie, que pour les motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 139, paragraphe 2, de la CBE. La dernière référence soulignée laisse en effet entendre que la nullité totale ou partielle d’un brevet européen, à effet unitaire, peut résulter d’une attaque sur la base d’un droit national antérieur.
Or les dispositions précitées17 du Règlement (UE) n°1257/2012 confirment le caractère unitaire strict attaché à l’effet unitaire, à savoir l’interdiction de limiter ou de révoquer un brevet européen à effet unitaire autrement que pour tous les Etats membres participants (ici, à l’inverse de ce qui a été considéré dans les discussions de la Partie II, il faut certainement comprendre tous les Etats membres participants dans lesquels l’effet unitaire s’applique, à savoir les 17 Etats précités pour la première génération de brevets européens à effet unitaire, et non les 25).
La conclusion qui s’impose réside ainsi dans le fait qu’un droit national antérieur pertinent (attaché à l’un des Etats membres participants dans lesquels l’effet unitaire s’applique), est susceptible d’entraîner la limitation ou la révocation d’un brevet européen à effet unitaire de manière identique pour tous les Etats membres participants réellement concernés par cet effet unitaire.
En pratique, lorsqu’un tel droit national antérieur pertinent sera identifié avant l’expiration du délai pour demander l’effet unitaire, il pourra s’avérer judicieux d’adopter une validation « classique » du brevet européen plutôt que de retenir l’option de l’effet unitaire, afin d’éviter les conséquences néfastes d’envergure évoquées ci-dessus, pour ce qui concerne la validité du brevet européen.
Dans le cas cependant où l’effet unitaire serait tout de même souhaité par le demandeur, par exemple pour des raisons de coûts réduits de maintien en vigueur du brevet européen dans un grand nombre d’Etats, le demandeur devrait alors :
- soit se préparer à ce que la validité de son futur brevet européen à effet unitaire puisse être contestée sur la base du droit national antérieur, lors d’une action en nullité devant la Juridiction Unifiée du Brevet ;
- soit anticiper la situation ci-dessus, en déposant un jeu de revendications distinct de portée réduite pour tous les 25 Etats membres participants, afin de modérer la pertinence du droit national antérieur (voir la Note de bas de page N°15 à ce propos) ;
- soit adopter un jeu de revendications de portée réduite pour tous les Etats désignés (et non seulement pour les 25 Etats membres participants, lorsque d’autres Etats sont également désignés).
Cette situation peut engendrer une réduction importante de la portée de l’invention dans les Etats membres participants, alors que le droit national antérieur n’est attaché qu’à un seul de ces Etats. C’est la raison pour laquelle une validation « classique » du brevet européen, Etat par Etat, sera davantage préconisée dans de nombreux cas d’espèce, afin que le droit national antérieur identifié représente un danger potentiel uniquement pour la validité de la partie nationale du brevet européen, dans l’Etat concerné par ce droit.
A cet égard, il subsiste tout de même un risque qu’une d’action en nullité devant la Juridiction Unifiée du Brevet, portant sur le brevet européen validé de façon « classique » et contre lequel le droit national antérieur serait invoqué, conduise à une situation aussi dangereuse que celle décrite pour le brevet européen à effet unitaire.
Cette remarque découle des dispositions[20] de l’AJUB, qui stipulent que les décisions de la Juridiction Unifiée du Brevet, dans le cas d’un brevet européen (validé de façon « classique », sans la demande d’effet unitaire), couvrent le territoire de tous les Etats membres contractants pour lesquels le brevet européen produit ses effets.
Même si le risque qui vient d’être évoqué demeure faible, celui-ci peut être totalement écarté en déposant de plus une demande de dérogation[21] (plus connue sous l’appellation anglaise « Opt-Out »), pour que le brevet européen « classique » échappe à la compétence exclusive de la Juridiction Unifiée du Brevet. En effet, grâce à cette demande de dérogation, la validité des parties nationales du brevet européen sera jugée uniquement par les juridictions nationales compétentes, qui rendront des décisions indépendamment les unes des autres, à l’inverse d’une action en nullité centralisée devant la Juridiction Unifiée du Brevet. Les éventuelles conséquences néfastes d’un droit national antérieur s’appliqueront alors seulement pour la partie nationale du brevet européen, dans l’Etat de ce même droit.
Santarelli Group se tient à votre disposition pour vous conseiller dans vos stratégies de validation de vos brevets européens, ainsi que sur tous les autres aspects de l’AJUB et du système de brevet européen à effet unitaire.
Santarelli Group – Mai 2023
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[1] Article 89(1) AJUB, impliquant une entrée en vigueur de l’Accord au 1er juin 2023.
[2] Article 18(2) du Règlement (UE) n°1257/2012
[3] Article 139(2) CBE
[4] Règle 138 CBE
[5] Directives d’examen OEB, mars 2023, C-IV-7.2
[6] Article 3(1) et considérant (7) du Règlement (UE) n°1257/2012
[7] Les Etats membres participants sont les Etats membres de l’Union Européenne qui participent à la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (correspondant ainsi aux Etats signataires des deux Règlements (UE) n° 1257/2012 et N° 1260/12 mettant en œuvre la coopération renforcée).
[8] Règle 5(2) du Règlement d’application relatif à la protection unitaire conféré par un brevet tel qu'adopté par décision du Comité restreint du Conseil d'administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 15 décembre 2015, et tel que modifié en dernier lieu par décision du Comité restreint du Conseil d'administration en date du 23 mars 2022.
[9] Article 18(2), second para. du Règlement (UE) n°1257/2012
[10] Les Etats membres contractants sont les Etats membres de l’Union Européenne qui sont partie à l’AJUB. Il s’agit de 24 Etats membres de l’Union Européenne, correspondant aux 27 Etats membres à l’exception de l’Espagne, la Croatie et la Pologne.
[11] Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède.
[12] Chypre, République tchèque, Grèce, Hongrie, Irlande, Roumanie, Slovaquie, Pologne.
[13] Remarque explicative 5(2), en lien avec la Règle 5 de la Décision du Comité restreint du Conseil d'administration du 15 décembre 2015 adoptant le règlement d’application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet (SC/D 1/15).
[14] La Pologne, bien qu’étant Etat membre participant, n’a pas signé l’AJUB, et elle ne dispose donc pas à ce jour du statut d’Etat membre contractant : par conséquent, en pratique, l’effet unitaire ne s’appliquera pas en Pologne tant que cet Etat n’aura pas signé cet Accord, puis ratifié ce dernier.
[15] La question de l’acceptation par l’OEB de cette modification « multi-Etats » reste entière au regard des dispositions de la Règle 138 CBE, étant donné que le droit national antérieur identifié ne concerne que l’un des Etats membres participants, et non la totalité de ces Etats.
[16] Les Etats contractants sont également dénommés Etats membres de l’Organisation européenne des brevets, au nombre de 39 depuis le 1er octobre 2022.
[17] Article 3(2), second para. et considérant (7) du Règlement (UE) n°1257/2012
[18] Article 65(2) AJUB
[19] Dans l’AJUB, par « brevet », il faut comprendre un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire : Article 2g) AJUB
[20] Article 34 AJUB
[21] Article 83(3) AJUB
