Dans l’article précédent, la possibilité de déroger à la compétence exclusive de la JUB pour les brevets européens à effet national (« Opt-out ») a été présentée. Intéressons-nous maintenant aux modalités d’une demande d’Opt-out.
Qui peut demander un Opt-out ?
La demande d’Opt-out doit être faite par le titulaire effectif (ou réel) du brevet ou de la demande de brevet, ou par son représentant autorisé. Il n’existe toutefois pas d’obligation de représentation.
En cas de copropriété, la demande d’Opt-out doit être faite, à l’unanimité, par l’ensemble des co-titulaires ou par un représentant commun autorisé. Pour éviter toute situation conflictuelle ultérieure, il serait intéressant de prévoir la question d’un éventuel Opt-out dans les contrats de co-propriété de brevet.
Si, avant toute demande d’Opt-out, un CCP (Certificat Complémentaire de Protection) a déjà été délivré pour un brevet, alors une demande d’Opt-out ultérieure devra être faite conjointement par le ou les titulaires du brevet et le ou les propriétaires du CCP (Certificat Complémentaire de Protection) .
En ce qui concerne les brevets ou demandes de brevet pour lesquelles des licences ont été concédées, un licencié, même exclusif, ne peut demander d’Opt-out.
Si le(s) titulaire(s) n’est (ne sont) pas celui (ceux) inscrit(s) sur les registres nationaux, alors une déclaration précisant que la (les) personne(s) déposant la demande d’Opt-out est (sont) le(s) titulaire(s) réel(s) doit accompagner cette dernière.
Il n’existe toutefois aucun contrôle par le greffe de la JUB de la véracité des informations fournies quant à la titularité des droits.
Si, dans une demande d’Opt-out, des erreurs ont été commises ou des informations sont manquantes, possibilité est offerte au demandeur de rectifier cette demande. A noter que toute rectification retardera d’autant la prise d’effet de la demande, laissant courir le risque qu’une action soit engagée, entre-temps, devant la JUB.
De nombreux acteurs de la PI ont craint que des Opt-out ou des renonciations à des Opt-out ne soient demandés de manière frauduleuse, il est maintenant prévu, pour le ou les titulaires réels, de pouvoir requérir la suppression de telles demandes.
Comment et où demander un Opt-out ?
La demande d’Opt-out doit être déposée auprès de la JUB via un moyen électronique en utilisant le portail CMS (« Court’s Case Management System »). Elle n’est soumise à aucune taxe.
La demande d’Opt-out prend effet à la date d’inscription au registre, tout comme, la renonciation à un Opt-out.
Cette demande étant publiée sur le site de la JUB, il sera possible, pour un déposant ou un titulaire, de vérifier si un Opt-out a été requis, de manière frauduleuse, pour une de ses demandes de brevet ou un de ses brevets.
Dans le prochain N° : Des conseils pour vous aider à choisir entre compétence de la JUB ou Opt-out
