Principe de distinctivité de marque
Par principe, pour qu’une marque soit valable au sein de l’Union Européenne, elle doit être distinctive (c’est à dire arbitraire pour désigner les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée ou utilisée). Ce caractère distinctif peut être intrinsèque ou acquis par l’usage.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage fait l’objet de différentes règlementations et d’interprétations au sein de l’Union Européenne et soulève de nombreuses problématiques.
L’article qui suit aborde la question de la date à laquelle les magistrats doivent se placer pour apprécier la distinctivité d’une marque, lorsqu’ils se prononcent sur la validité de cette marque, c'est à dire soit à la date du dépôt de ladite marque, soit à la date à laquelle le juge statue.
L’article 3 § 3 de la directive européenne 2008/95/CE du 22 octobre 2008 dispose qu’une marque doit être reconnue valable si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage avant son enregistrement; cet article précise que les états membres peuvent prévoir dans leur règlementation qu’une marque soit considérée comme valable lorsqu’elle a acquis un caractère distinctif après la demande d’enregistrement ou après son enregistrement.
Distinctivité de la marque : la question du moment de son appréciation
Dès lors, un choix est offert aux Etats membres en ce qui concerne le moment auquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié par les juges.
En France, l’article 711 du Code de propriété intellectuelle dispose que : "...le caractère distinctif peut [...] être acquis par l'usage" sans préciser si ce caractère distinctif peut être acquis après l’enregistrement de la marque.
Distinctivité de la marque par usage postérieur à l'enregistrement : revirement de Jurisprudence en France
Pendant de nombreuses années, les Tribunaux ont adopté une jurisprudence sévère en écartant les éléments de preuve d’usage postérieurs à la date d’enregistrement de la marque.
La décision suivante illustre une nouvelle interprétation plus souple retenue par la Cour de cassation. Dans cette affaire, la société ShowRoomPrive.com avait engagé une action en nullité de la marque française "vente-privee.com" déposée par la société française Vente-Privee.com sur le fondement d’un défaut de caractère distinctif.
En effet, au moment de son dépôt pour des ventes promotionnelles en lignes, la marque "vente-privee.com" était dépourvue de tout caractère distinctif. Néanmoins, cette marque a acquis à travers le temps une grande renommée auprès du public français et la société Vente-Privee.com est devenue le chef de file de ce secteur en pleine expansion en France.
Pourtant, le Tribunal de Grande Instance de Paris, par une décision du 28 novembre 2013, a déclaré cette marque nulle pour défaut de caractère distinctif. La société Vente-Privee.com a interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel de Paris, à l’occasion d’une décision du 31 mars 2015, a au contraire retenu que, bien que la marque litigieuse ait été dépourvue de caractère distinctif au moment de son enregistrement, elle avait acquis un tel caractère par l’usage; la Cour d’appel avait alors pris en compte des éléments de preuve démontrant un usage intense de la marque après son enregistrement.
La Cour de Cassation, a réaffirmé cette solution le 6 décembre 2016, en considérant que la France avait fait usage de sa faculté de déclarer valide une marque enregistrée lorsque son caractère distinctif avait été acquis par l’usage après la date de son enregistrement; elle a également retenu que la société Vente-privee.com avait démontré l'usage intense et continu du signe vente-privee.com auprès de la Cour d'Appel.
Cette décision permet de préciser l’interprétation de la législation française qui manquait de clarté sur ce sujet, en raison d’une transposition partielle de la Directive Européenne.
Gwendal Barbaut et Lorraine Bazin
Avocats à la Cour IPSIDE AVOCAT
